馳名商標的“誤導公眾”的認定標準?

馳名商標的“誤導公眾”的認定標準?

根據《商標法》第十三條第二款和第三款的規定，馳名商標的保護需要三個基本條件：

在訴爭商標申請日或者被訴侵權行為發生時主張保護的商標已經達到馳名程度，

被訴商標構成對已馳名商標的復制摹仿或者翻譯，

被訴商標的申請注冊或者被訴商標使用行為容易導致混淆或者誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害。

對于“復制、摹仿或者翻譯”要件而言，實踐中通常將其等同于“商標近似”，適用商標近似判斷的基本規則，

比如在前述關于第3909660號“TOTO”商標異議復審案中，

最高人民法院就指出：“適用商標法第十三條第二款的要件之一是被異議商標構成對馳名商標的復制、摹仿或者翻譯，其本質仍然是被異議商標是否與馳名商標構成相同或者近似的問題?！?/p>

對于《商標法》第十三條第二款未注冊馳名商標保護中的“容易導致混淆的”要件，《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第九條第一款進行了解釋：足以使相關公眾對使用馳名商標和被訴商標的商品來源產生誤認，或者足以使相關公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經營者之間具有許可使用、關聯企業關系等特定聯系的，屬于商標法第十三條第一款規定的“容易導致混淆”。

也就是說，此處的混淆和通常商標法理論上說的包括來源同一性和來源關聯性的混淆沒有區別。

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十二條所列舉的判斷是否容易導致混淆的各個因素及其相互影響也與通常商標法理論上判斷混淆的情形沒有區別。最高人民法院在解釋第十二條判斷因素的適用時也提到，該條雖然“針對的是商標法第十三條第二款未注冊馳名商標的保護，

但事實上，商標法第三十條關于在先注冊商標的保護也涉及混淆可能性的判斷，第三十二條在先權利中如字號的保護也會涉及這個問題，”同樣可以參照該條的規定來進行判斷。

因此，目前比較有爭議的就是“誤導公眾”的認定標準問題了。

1.誤導公眾的含義?

《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第九條第二款中將淡化包括在《商標法》第十三條第三款“誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害”的規定的范圍內。

這一觀點目前已經為實踐部門所接受。還需要強調的是，上述司法解釋將通常所說的淡化解釋進“誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害”的規定時使用的是“屬于”一詞，其含義應當是“包括但不限于”的意思，即“誤導公眾”的規定除了包含淡化之外，還可以包括其他情形。

比如在關于第1247835號“CROCOCOLA”商標異議復審案中，北京知識產權法院就認為：2001年《商標法》第十三條第二款規定中的“誤導公眾”，依其字面含義應理解為“跨類混淆”的情形，即相關公眾認為在后商標的所有人與在先馳名商標所有人系同一主體（即直接混淆），或二者具有特定關聯關系（即間接混淆），從而將在非類似商品或服務上申請注冊的在后商標與他人在先馳名商標相混淆。

但在《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》施行后，第十三條第二款的適用范圍有所變化，從“跨類混淆”擴大到淡化保護。該司法解釋中主要禁止的是淡化行為的發生。

對于淡化，根據上述司法解釋的規定，包括三種情形：減弱馳名商標顯著性（簡稱弱化）、貶損馳名商標的市場聲譽（簡稱丑化）以及不當利用馳名商標的市場聲譽（簡稱搭車）。

在所列舉的這三種情形之前，還有“足以使相關公眾認為被控侵權行為涉及的商標與馳名商標具有相當程度的聯系”的表述，正是這句話劃分了淡化與“混淆”的區別。因為司法解釋在解釋“混淆”中的間接混淆時使用的是“特定聯系”，而在此處用的是“相當程度的聯系”。

但是，有的法院在具體案件處理過程中，將“特定聯系”也用于解釋淡化，模糊了淡化與“混淆”的界限。比如在前述“米其林miQolin”商標侵權案中，廣東省高級人民法院就認為：喻靜摹仿米其林公司馳名商標在不相同和不相類似的商品上作為商標使用，將與米其林公司“米其林”馳名商標相同的文字作為個體工商戶字號進行登記使用，該行為足以誤導公眾，使相關公眾誤以為標識有被訴商標的商品來源于米其林公司，或者誤以為喻靜使用馳名商標得到了米其林公司的許可，或者誤以為侵權人喻靜與米其林公司之間存在參股控股、關聯企業等特定聯系。

概而言之，該種行為足以使相關公眾誤以為其與米其林公司具有相當程度的聯系，從而不正當地利用了米其林公司馳名商標的市場聲譽，損害了米其林公司的利益。

對于“誤導公眾”中“公眾”的界定，司法實踐中認為應當是指被訴商標的相關公眾，

比如在關于第10288003號“萬晟WANSHENG”商標無效宣告案中，北京知識產權法院就認為：鑒于不同類別的商品或服務所對應的相關公眾在范圍上并不相同，而在后商標如若獲得注冊，其商標專用權的范圍僅限于其所核定使用的商品或服務，

因此，使用在后商標可能產生的誤導后果通常僅限于其指定使用商品或服務領域內。鑒于此，被誤導的“公眾”應指在后商標指定或核定使用的商品或服務所對應的相關公眾。

通常情況下，只有當在后商標的全部或大部分相關公眾對在先馳名商標具有認知能力時，其才可能在看到在后商標時，認為在后商標的注冊人與馳名商標的注冊人之間具有聯系，從而使得該馳名商標注冊人的利益具有受到損害的可能性，故“誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害”這一要件的成立通常要求在先馳名商標相關公眾的范圍涵蓋了在后商標相關公眾的全部或大部分。

但實際上，根據淡化類型的不同，“公眾”的界定也會有所不同。

2.淡化的類型與實踐?

雖然司法解釋區分了淡化的三種類型，但法院在處理具體案件中并非都將案件具體情況歸屬到這三種類型，其處理方式有多種：

首先，較為普遍的方式是認定被訴行為屬于“誤導公眾，致使馳名商標注冊人的利益可能受到損害”的行為，不區分淡化的具體類型。最高人民法院近年來常使用這種方式。

比如在關于第3785332號“STARBUCKS”商標異議復審再審判決中，最高人民法院認定僅僅是：“由于引證商標為相關公眾所熟知，王鐵柱應知引證商標的知名度，仍然將與引證商標幾乎相同的標識申請為商標，系對引證商標的復制，容易誤導公眾，致使星巴克公司的利益可能受到損害，違反了商標法第十三條第二款的規定，應不予注冊并禁止使用?！?/p>

在關于第5439918號“星巴克”商標異議復審再審判決中最高人民法院也是如此論證的：“被異議商標與引證商標相比較，視覺上基本無差別。由于引證商標為相關公眾所熟知，金島木業公司應知引證商標的知名度，仍然將與引證商標幾乎相同的標識申請為商標，系對引證商標的復制，容易誤導公眾，致使星巴克公司的利益可能受到損害，違反了商標法第十三條第二款的規定，應不予注冊并禁止使用?！?/p>

在關于第6179379號“GUESS”商標異議復審再審判決中，最高人民法院的論證更加簡單：“雖然被異議商標指定使用的商品與服裝商品存在一定差異，但是兩商品的相關公眾重合度較高。綜合考慮本案情形，被異議商標的注冊容易誤導公眾，可能損害格斯公司的利益?！?/p>

其次，更多的認定方式是認為被訴行為構成淡化的三種類型之一或者其中兩種或三種的組合，但沒有詳細論證如何對這三種類型的適用進行區分。這其中最多的是將被訴行為歸入“弱化”的類型之中。比如在關于第6231190號“燕京YANJING”商標無效宣告案中，北京市高級人民法院認為：雖然訴爭商標核定使用的服務與引證商標二賴以馳名的“啤酒”等商品不屬于類似商品，但在上述商品或服務上并存訴爭商標及引證商標二，將會弱化引證商標二的顯著性，致使其權益受到損害。

認定構成“搭車”類型的典型案例，是“MBWL及圖”商標侵權案。

該案中，湖南省高級人民法院認為：“在BMW及圖商標已處于馳名狀態的情況下，世紀寶馬公司在服裝、服飾商品上使用與原告寶馬公司相類似的藍白造型MBWL及圖商標，容易造成相關公眾誤認被告世紀寶馬公司生產、銷售的商品系經原告寶馬公司授權，或與寶馬公司具有許可使用、關聯企業關系等特定聯系，顯而易見世紀寶馬公司的行為不正當利用了寶馬公司馳名商標的市場聲譽牟取不法利益，從而對寶馬公司利益造成損害?！?/p>

“丑化”的案例最少，僅在前述關于“伊利YiLi”商標異議復審案一審判決中有所提及：尤成和將“伊利”作為水龍頭等商品上的商標使用，盡管注冊申請的商品類別在生產銷售等方面與伊利公司沒有關聯之處，但可以認定其使用行為客觀上帶來了減弱“伊利”作為馳名商標顯著性的損害后果；

其使用在衛生器械和設備上，易使消費者將其與不潔物發生聯想，伊利公司據此有理由認為尤成和的這種使用會造成貶損其“伊利”商標聲譽的損害后果；同時也因伊利商標極高的知名度，伊利公司有理由認為，尤成和的這種使用行為無形中利用了伊利公司“伊利”商標的市場聲望，無償占用了伊利公司因付出努力和大量的投資而換來的知名度的利益成果。

最后，僅有極少量的判決詳細論述了三種淡化類型的適用區別。

比如在關于第9404742號"高斯貝爾GOSPELL"商標無效宣告案中，北京知識產權法院認為：“雖然淡化（指本文所稱的弱化，下同）、丑化以及不正當利用馳名商標的市場聲譽的情形在馳名商標司法解釋中被列為三種并列情形，但上述情形并未采用同一分類標準。

其中，淡化及丑化情形強調對馳名商標的客觀影響，但不正當利用馳名商標的市場聲譽的情形則強調訴爭商標注冊人的主觀狀態。分類標準的不同會導致上述三種情形的適用存在交叉的可能性。通常情況下，如果行為人主觀具有不正當利用馳名商標聲譽的目的，且客觀上達到淡化或丑化的程度，則其既屬于該規定中的淡化、丑化情形，亦屬于不正當利用馳名商標市場聲譽的情形。

如果該行為在客觀后果上并未達到淡化或丑化的程度，但可以使訴爭商標的一部分相關公眾能夠聯想到馳名商標，則其僅屬于不正當利用馳名商標市場聲譽的情形?！?/p>

該判決還對“搭車”類型提供了詳細的判斷標準：“不正當利用馳名商標市場聲譽這一情形的判斷，需要考慮主、客觀要件。

其中主觀要件是指訴爭商標的注冊人主觀上具有不正當利用馳名商標的市場聲譽的目的。

至于客觀要件，其適用規則與淡化（指本文所稱的弱化）情形并無實質不同，差異主要在于相關公眾的重合程度上。

淡化強調的是客觀效果，因此，訴爭商標指定使用商品的相關公眾完全或大部分被馳名商標相關公眾的范圍所涵蓋，但不正當利用馳名商標的市場聲譽情形更多強調的是主觀目的，故其對客觀后果并無過高要求，僅需其中一部分公眾重合即可。也就是說，如果訴爭商標與馳名商標的相關公眾具有一定重合程度，且該部分相關公眾在看到訴爭商標的情況下會聯想至馳名商標，則訴爭商標的注冊符合該情形的客觀要求?！?/p>

在“MOBIL美孚”商標侵權案中，北京市高級人民法院解釋了“弱化”的概念與判斷標準：“所謂減弱馳名商標的顯著性是指，減弱馳名商標與其所有人在特定商品上的形成的唯一對應關系。馳名商標的價值來源于上述顯著性，因此，馳名商標制度旨在保護此種唯一對應關系免遭破壞。

減弱馳名商標與特定商品的對應關系以及減弱馳名商標與其所有人的對應關系均屬于上述減弱馳名商標顯著性的類型。

如果訴爭商標使用的商品并非其賴以馳名的商品，相關公眾錯誤地認為來源于馳名商標所有人，則馳名商標與其賴以馳名商品的唯一對應關系遭到破壞，馳名商標的顯著性被減弱。

如果訴爭商標使用的商品并非其賴以馳名的商品，相關公眾雖然認為馳名商標所有人不會提供該商品，亦不會對商品的來源產生混淆誤認，但看到訴爭商標卻會在相當程度上聯想到馳名商標的所有人，則馳名商標和所有人之間唯一對應關系產生破壞，馳名商標的顯著性被減弱。

認定訴爭商標與馳名商標具有相當程度的聯系并導致馳名商標的顯著性減弱，可以考慮以下因素：

（1）馳名商標的顯著性和知名度，顯著性越強、知名度越高，則該馳名商標的保護范圍越寬，相關公眾更容易將訴爭商標與之建立聯系，減弱唯一對應關系的可能性越大。

（2）相關公眾的重合程度。判斷訴爭商標與馳名商標是否具有相當程度的聯系，且是否會減弱顯著性，應當以訴爭商標的相關公眾的認知水平為基礎。訴爭商標的相關公眾與馳名商標的相關公眾重合程度將影響訴爭商標相關公眾的認知水平。如果重合程度高，則馳名商標的知名度更容易及于訴爭商標的相關公眾，相關公眾看到訴爭商標更容易聯想到馳名商標。

此外，標志的近似程度，馳名商標權利人的經營情況以及訴爭商標的使用方式都可能影響相關公眾的認知水平?！?/p>

綜上，由于馳名商標只要求在相關公眾中熟知，而淡化保護則擴展到不相同或者不相類似的商品，此種商品的相關公眾也可能并不知曉該馳名商標，

因此需要結合不同商品相關公眾的知曉程度和注意程度對不同的淡化類型是否成立進行判斷。我們認為，

（1）其中的“弱化”是指，馳名商標與其商品所建立的固定聯系被他人未經許可在另一領域的復制、摹仿或者翻譯行為所打破，馳名商標所在領域的相關公眾誤認為馳名商標所有人也在另一領域從事經營，從而使該領域已經存在的固定聯系消失。

（2）“貶損”是指，將馳名商標在另一個不相干領域的使用，會讓馳名商標所在領域的相關公眾再消費時感到難以接受，此時應當考察的也是馳名商標所在領域相關公眾是否知曉他人未經許可在另一領域復制、摹仿或者翻譯馳名商標的行為及其反應。

（3）至于“搭車”則是指，他人未經許可在另一領域復制、摹仿或者翻譯馳名商標的行為使得該領域的相關公眾誤認為馳名商標所有人已經將其業務擴展到該領域，與“弱化”不同的是，此時要求馳名商標被后一領域的相關公眾所認知，只有達到這種知曉程度才有可能被他人在不相同或者不相類似商品上“不正當”的利用其知名度。

（發布：小西）
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