商標轉讓協議中的風險

一份完備的商標轉讓協議，應該能夠充分預判商標轉讓過程中可能出現的風險并做出相應的防控措施。

（一）協議的形式

目前商標轉讓的協議的形式主要有三種：

1.轉讓方和受讓方直接簽署的雙方協議；

2.轉讓方、轉讓方代理機構及受讓方簽訂的三方協議。這種形式適用于轉讓方代理機構為轉讓方和受讓方牽線搭橋，且轉讓方代理機構會收取一定的費用（最終這筆費用通常是包含在轉讓方支付給受讓方的轉讓費中）的模式；

3.轉讓方代理機構和受讓方簽訂協議。這種形式下，轉讓方代理機構以自己的名義直接與受讓方簽訂協議，向受讓方出售商標。

商標轉讓協議通常是指上述前兩種協議。這兩種協議中，轉讓方和受讓方都是協議當事人，可以直接對各自的權利義務做出約定。第3種協議嚴格來說不是商標轉讓協議，而是商標購買協議。該種協議中轉讓方和受讓方不能直接對接，受讓方無法直接判斷轉讓方對商標轉讓的真實意思表示，也無法直接約定轉讓方應當承擔的一些義務。因此，采用這種協議形式時，需要格外注意審核轉讓方給該代理機構的代理權限，并要求代理機構對轉讓方所應承擔的一些義務進行擔保并承擔責任。

（二）轉讓方的主體資質

轉讓方應當是擬轉讓商標的注冊人、申請人（轉讓方代理機構和受讓方簽訂協議時，轉讓方代理機構不是轉讓人，應該只是出售方）。

在商標轉讓談判過程中，應當首先對轉讓方的主體進行核查，

要求轉讓方提供主體資質材料（身份證復印件或公司營業執照/商業登記資料復印件）和擬轉讓商標的注冊證或申請材料，確保其就是擬轉讓商標的注冊人、申請人。

關于商標注冊人、申請人的主體，這里需要區分是個人還是公司：

1.如果商標注冊人、申請人是個人，該個人簽署轉讓協議和轉讓申請材料即可。需要說明的是，即使該商標注冊人、申請人已經結婚，其轉讓個人名下的商標也無需配偶同意?！痘橐龇ā返谑邨l規定，夫妻在婚姻關系存續期間的知識產權的收益為共同財產。同時在先司法判決已經認定，夫妻共有的不是知識產權本身，而是知識產權收益。除非另有約定，知識產權本身屬于個人財產，不能請求分割。

2.如果商標注冊人、申請人是公司，建議要求該公司出一份股東會決議，說明同意將該商標轉讓給受讓人?！豆痉ā返谝话倭闼臈l規定“本法和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決”。商標是公司的無形資產，因此轉移商標就是轉讓公司的資產。雖然無法判斷該商標是否屬于重大資產，但為了避免將來對商標轉讓協議的效力產生爭議，最好要求轉讓方出具股東會決議。

（三）擬轉讓的商標范圍和權利狀態

在簽訂商標轉讓協議中，需要核查：

1.擬轉讓商標的范圍。如果轉讓方在相同/類似商品上申請、注冊了其他相同/近似的商標，這些商標需要一并進行轉讓?！渡虡朔ā返谒氖l規定“轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓。對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由”。因此如果相同/類似商品上的其他相同/近似的商標沒有一并轉讓，商標轉讓申請將會被駁回。

2.擬轉讓商標的狀態，包括注冊人、申請人的名稱、地址是否與轉讓方目前的名稱、地址一致，注冊有效期是否已經或將要屆滿，是否注冊滿三年等。這些都會影響后面商標轉讓的進行。如果注冊人的名稱、地址發生了變更，轉讓方需要先進行名稱、地址的變更，然后才能進行轉讓申請，否則轉讓申請會被駁回。如果商標注冊有效期將要屆滿或已經屆滿但未超過6個月寬限期，需要盡快先提交續展申請，防止到期未續展而失效。如果擬轉讓的商標注冊已滿三年，該商標會有被他人提撤三的風險，此時需要采取一些應對措施，如提交新申請等。

（四）轉讓申請材料、轉讓聲明公證書和使用授權書

根據商標法的規定，商標轉讓申請的材料包括：

1.轉讓方、受讓方給代理機構的委托書；

2.轉讓方和受讓方的主體資料（公司營業執照/商業登記資料復印件或個人身份證復印件，如果受讓方是個人，還需提供該個人設立的個體工商戶營業執照復印件）；

3.商標轉讓申請書。這些材料轉讓方和受讓方簽署后，需要提交給國家知識產權局。

轉讓聲明公證書是轉讓方單方出具的聲明，說明轉讓方是擬轉讓商標的注冊人是、申請人且同意將這些商標轉讓給受讓方，同時這份聲明需要在公證處進行公證。轉讓聲明公證書的作用有兩方面：一方面如果將來商標轉讓申請被國家知識產權局駁回（理由可能是商標轉讓申請書上轉讓方的簽字或公章與之前商標申請書上的簽字或公章不符），可以提交這份轉讓聲明公證書，國家知識產權局通常會接受；另一方面公證處會對轉讓方的主體資格進行審核，至少從形式上確認轉讓聲明公證書的簽署人就是擬轉讓商標的注冊人，這也從一定程度上減少其他人冒用注冊人的名義進行商標轉讓的風險。

商標使用授權書是轉讓方授權受讓方在商標轉讓核準之前，有權使用擬轉讓商標（當然此時擬轉讓商標中至少有一件已經獲得注冊）。這樣受讓方不用等待漫長的商標轉讓核準程序（通常需要8個月左右），可以根據商業需求在簽訂商標轉讓協議后就進行使用、推廣。

（五）轉讓費用的支付流程

由于協議當事人之間的利益博弈和談判地位不同，不同案件中的轉讓費用支付流程都不同。為了降低風險，建議可以分多筆進行支付，比如：受讓方對轉讓方主體資質核查無誤且各方簽署商標轉讓協議后，受讓方支付第一筆費用；轉讓方簽署轉讓申請材料、商標使用授權書并辦妥商標轉讓聲明公證后，受讓方支付第二筆費用；商標轉讓獲得核準并予以公告后，受讓方支付最后一筆費用。最終轉讓費用支付的具體流程取決于協議當事人之間的協商結果。

（六）轉讓方的禁止義務

商標轉讓過程中，需要對轉讓方約定一些禁止義務，確保其不會采取相關措施阻礙商標轉讓的順利進行或影響對擬轉讓商標的商業使用，比如：

1.轉讓方從未也不得將擬轉讓商標轉讓或質押給任何第三方；

2.轉讓方不會將擬轉讓商標許可給任何第三方使用；

3，轉讓方從未也不得向國家知識產權局申請注銷擬轉讓商標或撤回轉讓申請；

4.轉讓方不得對擬轉讓商標提起撤銷、無效等程序；

5.轉讓方未在相同/類似商品上申請注冊與擬轉讓商標相同/近似的商標，也不得將擬轉讓商標或與之類似的商標申請注冊為域名、企業名稱、外觀設計、著作權等。

另外，如果在簽訂商標轉讓協議之前轉讓方已經在相關產品上使用了擬轉讓商標，轉讓方很可能會要求給予一個處理已經生產出來的存貨的期間。這種情況下，可以考慮要求轉讓方對已經生產出來存貨的批號、生產時間、生產信息、數量等進行披露。將來就按照這些信息確定銷售的是存貨物還是后面新生產出來的產品。

（七）轉讓方的協助義務

轉讓方的協助義務主要是以下兩方面：

1.如果商標轉讓過程中國家知識產權局要求補正文件，轉讓方應當積極配合，提供相關協助；

2.如果商標轉讓過程中，擬轉讓商標被任何第三人提起撤銷、無效等法律程序，轉讓方應提供協助，包括提供商標使用證據材料等，盡力維持協議商標注冊的有效性。

（八）轉讓方代理機構的義務

轉讓方代理機構根據其在協議中的地位，應當承擔相應的義務。

如果是轉讓方、轉讓方代理機構和受讓方三方簽訂的協議，轉讓方代理機構在其中的地位類似于居間人（僅僅是類似），為轉讓方和受讓方介紹、提供商標轉讓的交易機會。實踐當中有些轉讓方代理機構不允許受讓方與轉讓方直接對接對轉讓的具體內容進行談判，要求受讓方只能對與其協商商標轉讓協議的內容。這種情況下，所有材料（包括轉讓方簽署的轉讓申請材料、商標轉讓協議等）都是由轉讓方代理機構提供的且受讓方無法自行與轉讓方核實。此時有必要要求轉讓方代理機構對這些材料的真實性承擔擔保責任。

如果是轉讓方代理機構和受讓方簽訂的協議，此時轉讓方代理機構所應承擔的義務應當更多。除了上述應當擔保所提供材料的真實性，轉讓方還應承擔下列義務：

1.擔保商標轉讓已經獲得商標轉讓方的同意，并已取得商標轉讓方的授權代為與受讓方辦理商標轉讓事宜；

2.對商標轉讓方所應承擔的禁止義務和協助義務承擔擔保義務。

（九）其他條款，如違約責任、爭議解決等

關于商標轉讓協議中的其他條款，如違約責任、爭議解決等，也是非常重要的內容。

關于違約責任，需要根據轉讓流程中可能出現的違約情況，對轉讓方、轉讓方代理機構的應當承擔的責任合理做出約定。如果因為轉讓方的原因而導致商標轉讓不被核準，如轉讓方提供的轉讓申請材料虛假或不符合要求，或轉讓方故意不履行協助義務或故意違反禁止義務，此時對轉讓方可以約定一個較高的違約金，并約定相關補救措施。如果因為客觀原因導致轉讓不能核準，此時轉讓方愿意承擔的違約責任可能僅限于全額退還轉讓方已經支付的費用。關于轉讓方代理機構的違約責任，可以約定其在承擔擔保義務范圍被對轉讓方的違約行為承當連帶責任。

關于爭議解決，可以根據當事人的考慮選擇仲裁或法院訴訟。

（發布：小西）
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