日本專利的作用效果不奏效抗辯

日本專利的作用效果不奏效抗辯

在日本的專利侵權訴訟實務中，作為被訴侵權人的抗辯理由，除了專利權濫用抗辯、專利權無效抗辯、先用權抗辯等之外，還可以進行“作用效果不奏效抗辯”。

所謂“作用效果不奏效抗辯”，是指盡管被控侵權物具有涉案專利的權利要求的全部技術特征或其等同特征，但是由于被控侵權物不具備涉案專利中主張的作用效果，所以該被控侵權物的技術方案作為一項發明來說是與涉案專利的發明存在實質上的區別，從而主張不侵權的一種抗辯方式。

利用作用效果不奏效抗辯來主張不侵權時，僅僅指出作用效果的不同是不充分的，還需要主張被控侵權物不具有與該作用效果直接相關的涉案發明專利中的部分或全部構成要素，或者主張被控侵權物不僅具有涉案專利的部分或全部構成要素的同時還具有阻礙該作用效果產生的其它構成要素。

因此，在撰寫作用效果部分內容時至少需要注意以下兩點。

(1)由于在實質審查過程中通常不能主張在原始申請文件中未記載的作用效果，因此在申請文件中必須明確記載用于說明發明的創造性的作用效果。但是考慮到將來在侵權訴訟中的消極作用，對于作用效果部分，不能沒有根據地夸大或者甚至編造。

(2)要注意發明的作用效果與實施例的作用效果之間的區別，發明的作用效果是滿足獨立權利要求構成要素時所能實現的基本作用效果，而實施例的作用效果通常是該發明中的一個優選方案所實現的作用效果，因此在撰寫一項發明的作用效果時，首先要記載實現該發明的基本作用效果，對于進一步優選方案所實現的作用效果可以考慮分層次撰寫。由于發明目的與作用效果往往是對應的，因此對于發明目的也建議按照這種方式撰寫。

另外，在此需要說明的是，“作用效果不奏效抗辯”中的作用效果并非僅指記載在本部分的內容，記載在專利說明書的“用于實施發明的方式”中的內容同樣對于專利權的保護范圍具有影響。

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（發布：小西）
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